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曾少林:江动集团与美国本田在美专利诉讼案启示

企业管理

2016-01-20 3061

【案情简介】
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“江动集团”）是国内通用汽油机的主要生产企业之一，现有总资产25亿元，员工4 000人。公司连续多年跻身“中国机械工业百强企业”行列，销售额连续11年保持全国同行业第一。美国是全球最大的通用汽油机市场，日产通用汽油机长期以来控制着美国市场。近年来，江动公司自主研发的通用汽油机以实用、价廉、性能可靠的竞争优势逐步打开美国市场，市场份额逐年提高，到2006年年底累计销售已超过10万台。江动集团的这匹“黑马”引起了在美国通用汽油机市场上占据重要市场份额的日本本田公司的不安。
2006年1月27日，江动集团正式收到美国加利福尼亚州西区联邦地区法院的立案通知书和美国本田公司的诉状。诉状表明，美国本田公司起诉美国Pepboys公司(连锁销售商)、大湖公司(美国国际采购商)、中国力帆集团公司、美国力帆公司、中国江动集团有限公司、美国江动公司(江动集团控股企业)所生产、销售的通用汽油机涉嫌侵害本田公司的GX商业外观；要求江动集团赔偿1 600万美元，并请求法院下达禁止江动产品在美国销售的永久禁令。此后，美国本田公司在美国广发侵权警告函以阻吓江动产品的代理商和经销商。半年后，美国本田公司又将江动集团的另一个商业伙伴——美国Homier公司告上法庭，可谓大军压境，来势汹汹。
江动集团在收到立案通知后，立即召开案例评析会，并到北京向相关知识产权管理部门和司法界的专家、学者、知名人士以及京城各大跨国律师事务所咨询。在基本掌握了商业外观法律知识，确认本田不存在可保护的商业外观权利后，毅然决定应诉。在美国法律制度框架下，浩繁的证据调查工作是诉讼的主要环节，也是斗智斗勇据理力争的战场。为此，江动集团和律师团倾注大量的精力，仅收集提交的各类资料就多达十几万页。江动公司副总经理张超建作为案件负责人，同时以被告代表、知情人、技术专家证人等多重身份，起草了大量的分析材料和答辩报告。
美国本田原以为江动集团不敢应诉，得知江动应诉后，他们还自以为胜券在握，因为此前他们在美国密西西比州地方法院同一家美国公司刚刚打赢了一场商业外观侵权官司。然而经过几个回合的较量未能占到上风，并看到江动集团有理有据地全面否认本田GX商业外观权利的证据材料后，美国本田公司再不敢小觑江动集团了。他们聘请美国十大律师事务所之一的威尔玛律师事务所进行代理，以每名16万美元的高价聘请多名专家证人，其中有国际著名的威斯康辛大学麦迪逊学院的发动机专家，有全球最大的同行企业退休技术高管等，以此形成高压态势。在诉讼过程中，他们还不停地提出新动议：要求追加被告、要求中方提供翻译好的海量证据资料、又要求在某个环节上延期，企图耗费江动集团的诉讼费用和精力。对此，江动集团和律师团队细致分析其意图，向法官据理力争，驳回了他们的多项动议。
法庭上，美国本田声称GX汽油机和GX发动机有“独特和明显的外表，能使消费者立即认出并联想到真正的高质量的本田的产品”。GX汽油机和GX发动机的商业外观（Trade Dress）被形容为有很多没有功能性的设计要素。具体来讲，美国本田公司列出以下10个设计要素：(1)阀门盖的形状和设计；(2)风扇盖的形状，包括角和圆边的独特的组合及风扇盖导气部分的形状；(3)油箱的尺寸和形状；(4)机油箱盖的颜色；(5)消音器放热罩的设计；(6)油报警系统的安置(7)加油盖和漏油盖的位置、形状及设计；(8)空气冷却片的数目、位置和尺寸；(9)底垫的梯形形状和尺寸；(10)马达每个主要部件的相对的位置和定位。
在专家证词询问阶段，作为江动集团惟一的专家证人，张超建提出了3点意见：第一，美国本田公司曾于1983年在美国申请了GX水平轴汽油机的外观专利，而美国外观设计专利有效期最长不超过14年。江动小型汽油机进入美国市场时，该专利早已失效，已依法转化成公知技术。利用失效的专利起诉中方企业商业外观侵权，是明显的侵犯公众权利，不符合美国宪法中自由竞争的立法精神；第二，美国本田公司主张的10项GX商业外观构成要素都无可辩驳地具有明显的功能性，不具备法律意义上的商业外观的要件；第三，美国本田公司无法举出造成消费者混淆的事实证据。因此，所谓GX商业外观侵权不成立。同时。江动集团向法庭提交了大量的功能性分析证词和包括中国国家标准以及教科书在内的证据资料，并列举了江动小型汽油机深受美国客户青睐的许多事实。形势变得对江动集团极为有利。
这让美国本田公司始料未及，亦让他们聘请的专家无以应对。美国本田公司自知胜算不大，若败诉则损失更为惨重，将会在全球引起连锁反应。因此，美国本田不得不主动走向和解的谈判桌。美国时间2007年11月13日下午，法庭指派洛杉矶著名的仲裁调解机构JAMS公司主持调解谈判。在调解伊始，江动集团驳回了美国本田公司准备好的协议初稿，并步步为营、据理力争，迫使他们四易和解协议，最终在11月16日清晨5时与美国本田公司签下和解与互不追究协议。自此，这场由美国本田公司挑起的知识产权诉讼以江动集团的完胜而告终。
【案例评析】
江动集团与美国本田公司之间的知识产权纠纷实质上是跨国公司企图利用专利壁垒阻碍竞争对手进入美国市场，以达到其垄断目的的知识产权滥诉行为。江动集团不畏强权，运用法律维护自己合法权益的过程体现出我国企业已经开始逐步掌握美国知识产权诉讼的游戏规则，并且开始拥有应对美国知识产权官司的驾驭能力。
在WTO框架下，传统关税壁垒逐渐削弱，知识产权壁垒的力量日益凸显。随着世界经济一体化趋势的增强，中外知识产权纠纷的案件也在不断上升。统计显示，自我国加入世贸组织以来，我国有60％的出口企业遭遇过国外的专利技术壁垒，出口额每年损失约500亿美元。如何应对跨国公司以知识产权（尤其是专利）为工具、以法律为外衣，对我国企业进行恶意刁难，是中国成百上千个“江动集团”需要共同面对的问题。江动集团作为我国企业海外维权的先行者，其整个维权历程对于国内其他企业无疑具有重要的借鉴意义。

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